ITESCA "Oficina de Innovación y Patentes"





		TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA El paso más importante en el desarrollo de una estrategia de concesión de una licencia para cualquier invención es, la COMERCIALIZACION. A continuación se examinan algunos de los aspectos más importantes de un programa de comercialización: Promoción La viabilidad del programa ha de ser atractiva para los eventuales licenciatarios. Ello es factible sin tener que dar los detalles de la tecnología. Lo importante es insistir en los resultados que ésta permite lograr, a saber: mejoras en la producción, capacidad de curación de ciertas enfermedades, reducción substancial de los costos de producción, etc. Protección de la Propiedad Industrial Un aspecto importante de todo programa de comercialización, es la protección de la propiedad intelectual implícita en la transferencia de tecnología. Este aspecto debería resolverse antes de lanzar el programa de comercialización. De otro modo, los progresos de la comercialización se verán limitados por la necesidad de mantener secretos ciertos aspectos de la tecnología. Además, cuando la patente ha sido solicitada o concedida, los derechos del licenciante siguen estando protegidos, aunque haya habido divulgación de la invención por inadvertencia. Por ello, si hubiese necesidad de defender la propiedad intelectual, la amenaza de un juicio podría constituir también un eficaz instrumento de comercialización al evitar una acción judicial costosa. Información Confidencial El licenciante no debe divulgar todo lo concerniente a su invención a alguien con quien quizás no llegue a concertar un acuerdo de licencia. Esto nos lleva a la cuestión de la información confidencial de ciertos aspectos de la tecnología al eventual licenciatario. Toda información confidencial debe ser objeto de un acuerdo que fije sus condiciones. Son muchas las variaciones de ese acuerdo pero, por lo general, existen dos tipos de acuerdos de información confidencial: la carta y el acuerdo en debida forma. La carta se utiliza en situaciones en que se toma contacto con muchos licenciatarios y cuando la tecnología que se ha divulgar no es tan importante para el programa propiamente dicho. En cambio, cuando la información es de importancia capital, se deberá concertar un acuerdo de no divulgación en debida forma. Los elementos más importantes de todo acuerdo confidencial serán los siguientes 1. El carácter absolutamente confidencial de la información divulgada y de la información obtenida gracias a la inspección. 2. La prohibición al grupo que adquiere la tecnología de utilizar la información obtenida con fines personales hasta que se concluya el acuerdo de licencia. 3. Fijación de una pena en caso de incumplimiento en la obligación de conservar la confidencialidad. Evaluación de Tecnología El licenciante deberá realizar una evaluación de la tecnología para determinar su aplicación industrial. Se trata de un descubrimiento fundamental del que se han de derivar muchos progresos (tecnología de vanguardia), o se trata de una tecnología de perfeccionamiento con aplicación limitada a unas cuantas industrias Regalías En todos los acuerdos de licencia, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 1. la tasa inicial de inspección de la tecnología 2. la tasa inicial de licencia 3. el pago global de regalías por el período de duración de la licencia 4. las regalías basadas en las ventas 5. las regalías decrecientes 6. el plazo de gracia. Estructuras de programas de licencia Los problemas con que se enfrentan las grandes y pequeñas empresas, los institutos de investigación y los especialistas privados en materia de transferencia de tecnología, surgen cuando esa transferencia tiene lugar en una o varias de las situaciones siguientes: a) programas conjuntos de comercialización b) actividades de investigación y desarrollo c) cooperación en la investigación d) empresas conjuntas e) solución de controversias en caso de infracción de patentes f) limitaciones financieras Formas y Funciones de la Protección Jurídica El supuesto básico del procedimiento de licencia es que el donante de la información posee algún tipo de derecho de propiedad sobre la tecnología que está dispuesto a transferir. Dicho derecho se buscará u obtendrá en el marco del derecho de propiedad industrial es decir una patente o procederá de una transferencia contractual de conocimientos técnicos secretos. Protección por patente La patente es la forma básica de protección legal. El sistema de patente es bien conocido y proporciona una definición clara, la utilización de este tipo de protección confiere criterios objetivos en el establecimiento de los derechos respectivos del licenciante, del licenciatario, y de terceras partes. Las patentes proporcionan un marco básico para la estructura de la licencia, que puede completarse y reforzarse mediante disposiciones basadas en el suministro de conocimientos técnicos y otros elementos. Secreto Industrial Junto con las patentes, los secretos industriales constituyen la forma principal de protección jurídica de las invenciones sobre todo las biotecnológicas o bien las de procesos. Hay razones que explican que el derecho relativo a los secretos comerciales se utilice frecuentemente en el contexto de la biotecnología. Un secreto comercial puede definirse en forma no restrictiva como una información que contiene una fórmula, un esquema, un conjunto de datos, un programa, un método, una técnica o un procedimiento, o como una información contenida o incorporada en un producto,dispositivo o mecanismo, y que: I) se utiliza o puede utilizarse en una actividad comercial o empresarial; II) no es generalmente conocida en tal actividad comercial o empresarial; III) tiene valor económico debido a que generalmente no es conocida; IV) es objeto de medidas adecuadas, habida cuenta de las circunstancias, para preservar el secreto relativo. El Art. 82 de la Ley de la Propiedad Industrial estipula que: “Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la relación de actividades económica y respecto de la cual haya adoptado los medidas o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidad de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad”. El Secreto Industrial de acuerdo con la definición anterior cuenta con ciertos requisitos: Información de aplicación industrial o comercial este concepto tiene equivalencia con el requisito de patentes. La expresión aplicable en este particular sentido, debe ser interpretada en su forma más amplia, aun cuando en la práctica no se hubiese puesto en práctica, sus posibilidades de ser implementada la ubiquen como información merecedora de la tutela de este régimen Sea guardada con carácter confidencial Signifique obtener o mantener ventaja competitiva o económica ante terceros Se haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido Medios para preservar la confidencialidad La firma de contratos de confidencialidad con empleados, clientes, proveedores y socios de proyectos tanto potenciales como actuales El hecho que se firmen dichos contratos no garantiza de forma definitiva que se respete la confidencialidad sin embargo es la forma de expresar de manera manifiesta que se tomaron las medidas pertinentes para preservar la confidencialidad. Tener un reglamento interno de trabajo, en el que se especifiquen las políticas de la empresa en materia de información confidencial, el cual debe ser conocido por todos los empleados y funcionarios Identificación de los materiales considerados como secreto de negocios La prohibición de duplicación de documentos sin autorización El control de ingreso a las áreas en que la información se concentra, Utilización de sistemas de seguridad y control Claves de acceso a las computadoras El Art. 83 de la Ley de la Propiedad Industrial denota que: “La información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares” Síntesis Procedimientos para conservar la confidencialidad Todos los secretos comerciales deben consignarse por escrito. Todos los documentos relativos a los secretos comerciales deben conservarse en un lugar seguro. Sólo deben tener acceso a los secretos comerciales algunas personas privilegiadas. Debe preverse en las instalaciones una zona de acceso restringido, con el fin de poder controlar el respeto de los secretos comerciales. Debe controlarse la identidad de los visitantes externos y dichas visitas deben realizarse siempre con acompañantes. Debe verificarse el contenido de todas las publicaciones para evitar cualquier comunicación involuntaria de los secretos comerciales. Todo el personal debe estar informado del valor de los secretos comerciales, de lo que constituye una revelación ilícita y de las consecuencias de una explotación ilegal. Los convenios colectivos deben contener disposiciones relativas a la confidencialidad. Se debe exigir a todos los licenciatarios de la tecnología pertinente que mantengan el carácter confidencial de los secretos comerciales. Comparación entre Patente y Secreto Industrial El derecho de patentes exige que el titular divulgue su invención de tal manera que pueda reproducirse por terceros, La esencia misma del secreto implica que no se divulgue aun cuando los objetos susceptibles de protección en tanto que secretos comerciales o por patente frecuentemente son los mismos, hay importantes diferencias en la manera en que se asegura el respeto del secreto o de la patente. Defensas Legales La infracción de los derechos derivados de la patente puede definirse como una intrusión o una injerencia no autorizada en el monopolio concedido al titular de la patente. Se considera infracción de la patente el hecho de fabricar, construir, utilizar o vender sin autorización un producto comprendido en las reivindicaciones. La infracción de los derechos derivados de la patente puede definirse como una intrusión o una injerencia no autorizada en el monopolio concedido al titular de la patente. Con respecto a los secretos comerciales, su respeto es más aleatorio en la medida en que hay que demostrar a la autoridad muchos elementos que comprueben que se trata de un secreto industrial y como fue que la contraparte tuvo acceso a la información. El hecho de que los derechos derivados de la patente sean derechos de propiedad confiere al titular de la patente un derecho suficiente cuyo alcance es inequívoco. Por el contrario, los hechos inherentes a los secretos comerciales dependen de la relación entre las personas interesadas, de tal manera que no son oponibles, como es el caso de los derechos derivados de la patente, a quien descubra el secreto de fabricación de una manera independiente. Otra diferencia importante entre la patente y el secreto comercial es que los derechos derivados de la patente expiran en el plazo de 20 años a partir de la fecha de publicación, Mientras que un secreto comercial puede tener una duración ilimitada y debe respetarse durante todo el tiempo que permanezca secreto. Por tanto, el peligro consiste en que puede ser divulgado de alguna manera, lo que le haría perder su valor. Consideraciones generales sobre las licencias La licencia como un contrato: Al iniciar un examen sobre la concesión de licencias, el punto obvio y fundamental que debe reconocerse es que una licencia es un contrato y, como tal, la concertación de la licencia y su ejecución posterior están regidas por los principios generales del derecho contractual. La licencia como relación comercial: Si bien la licencia es un contrato y por lo tanto una relación jurídica definida entre las partes, también es una relación comercial, la remuneración al licenciante se calcula en términos de una regalía sobre una cantidad o medida de utilización por el licenciatario, la producción o venta de un producto o procedimiento que contenga la tecnología objeto de la licencia o que se fabrique de conformidad con ésta. Cláusulas Contractuales Típicamente, un acuerdo de licencia contiene varias cláusulas contractuales cuyo objeto es: 1) indicar la concertación jurídica de una licencia entre partes identificadas (cláusula de introducción); 2) explicar los antecedentes y objetivos de la licencia (declaraciones); 3) definir los términos clave utilizados en el acuerdo de licencia (definiciones); 4) concertar en una forma jurídica correcta y formal el acuerdo de licencia y por lo tanto la obligación de las partes (cláusulas sustantivas); 5) designar la forma en la que deben realizarse las comunicaciones formales entre las partes en lo relativo al acuerdo de licencia (notificaciones); 6) identificar en detalle la tecnología y los derechos relacionados que son objeto del acuerdo de licencia (anexos, apéndices y tablas). Disposición Introductoria Esta declaración no tiene efecto jurídico, salvo que el clausulado siguiente constituye realmente un contrato obligatorio ejecutado debidamente. Declaraciones Normalmente contienen una descripción de: Las principales operaciones comerciales de cada una de las partes; La relación previa, si la hubiera, entre cualquiera de las partes (por ejemplo, una empresa matriz y una filial); Una declaración sobre la situación de los derechos de propiedad industrial objeto de la licencia según el acuerdo (para saber si son objeto de una solicitud o concesión de un título), así como la titularidad de tales derechos; La motivación del acuerdo; y El propósito de las partes para concertar un acuerdo legalmente obligatorio. Definiciones Normalmente, la decisión sobre la definición de un término se basa en la consideración de si tiene un significado inequívoco. Si no lo tiene, es necesario aclararlo mediante una definición. a) los términos técnicos, cuando las prácticas industriales entre los países y en el propio país pueden no estar normalizadas; b) los términos territoriales, que aclaran el territorio exacto incluido en un país o una región a los fines del acuerdo y, en particular, la extensión geográfica de la licencia; c) los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia según el acuerdo, incluidos los conocimientos técnicos o la información tecnológica que el licenciante pone a disposición en virtud del acuerdo; las entidades empresariales y las relaciones entre ellas, por ejemplo, los términos «subsidiaria>> y «afiliada»; d) las fórmulas de regalías, como «precio neto de venta»; y e) los plazos, ya que los años fiscales y contables difieren de un país a otro. Cláusulas sustantivas Cláusulas de Remuneración El importe como modalidad de pago de la remuneración dependerán de las circunstancias especiales de los casos individuales y, en particular, de la naturaleza de la tecnología que se transfiere, el tipo de arreglos de la transferencia, las demás cláusulas del acuerdo propuesto entre las partes y las condiciones de mercado existentes, incluido el entorno normativo fiscal y legal. cuestiones a considerar respecto de la remuneración y que se reflejarán en las cláusulas de un acuerdo de licencia. la cantidad que se prevé que pagará el licenciatario por los derechos concedidos en virtud del acuerdo. el método que se utilizará para el cálculo del pago de dicha cantidad. la contabilidad, los informes y la inspección. las consideraciones sobre divisas y en materia fiscal. Factores que influyen en la remuneración a) factores internos i) Cobertura geográfica ii) Licencia exclusiva iii) Naturaleza de los derechos iv) Duración v) Mejoras vi) Otros arreglos b) factores externos i) Estudios del sector de actividad ii) Ganancias iii) Gastos de desarrollo Formas de pago Pago Global El pago global representa una cantidad fijada previamente, pagadera en una sola vez o en pagos parciales. Esta puede constituir la forma única de remuneración o bien combinarse con el pago de una regalía. Regalías Existen muchas maneras de evaluar y fijar disposiciones sobre regalías. Todo dependerá de las circunstancias comerciales, de las necesidades del licenciante y del éxito financiero del licenciatario. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 1. la tasa inicial de inspección de la tecnología 2. la tasa inicial de licencia 3. el pago global de regalías por el período de duración de la licencia 4. las regalías basadas en las ventas 5. las regalías decrecientes 6. el plazo de gracia. Contabilidad, Informes e Inspección obligar al licenciatario a llevar los libros de contabilidad y asientos contables en forma adecuada. obligar al licenciatario a proporcionar periódicamente información financiera relacionada con la actividad económica sobre la que deben calcularse los pagos que deberá realizar el licenciatario (producción, ventas, etc.) obligar al licenciatario a proporcionar periódicamente información financiera relacionada con la actividad económica sobre la que deben calcularse los pagos que deberá realizar el licenciatario (producción, ventas, etc.) Cuestiones Monetarias y Fiscales En un acuerdo de licencia, se plantean normalmente dos cuestiones monetarias. La primera es el establecimiento de la moneda que se utilizará como medida del valor de las obligaciones previstas en el acuerdo. En materia fiscal, en segundo lugar y siempre que sea legalmente posible, un acuerdo de licencia podrá tratar de asignar la responsabilidad del pago de los impuestos aplicables, a cargo de quien corren. Legislación aplicable Normalmente, un acuerdo de licencia también contendrá una cláusula que tratará de establecer la ley que deberá utilizarse para la interpretación del acuerdo (la «ley aplicable» o el «jurisdicción»). La ley elegida por las partes para regular la interpretación del acuerdo puede ser la ley del país de cualquiera de las partes o la de otro país. Típicamente, una cláusula de notificación consignará cuatro elementos: El primero de esos elementos son los medios de comunicación permitidos o exigidos, ya sea por carta (y de ser así, si debe ser certificada o no, enviada por vía aérea o no), por télex, facsímil o por todos estos medios. El segundo elemento es la dirección exacta a la que cada una de las partes debe enviar las comunicaciones. El tercer elemento, salvo cuando el idioma de las partes sea común, es el idioma en el que deberá enviarse la comunicación. El último elemento especifica en qué momento se considerará legalmente que ha sido entregada una notificación. Firma Constituye la afirmación oficial de cada una de las partes de estar obligadas por las disposiciones del acuerdo. Anexos o apéndices Describen en detalle las aplicaciones o derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia, así como la calidad y las características de cualquier producto que deba fabricarse de conformidad con la tecnología objeto de la licencia. Fin del Contrato Cláusulas de Rescisión y cláusulas para Vencimiento.